Een merk met onderscheidend vermogen moet uit meer bestaan dan een algemeen of beschrijvend woord en onderscheidend zijn voor de producten en/of diensten waarvoor je het merk gebruikt.
Merken die alleen bestaan uit algemeen gebruikte woorden of beschrijvende namen en logo’s kunnen worden geweigerd voor registratie, omdat gangbare algemene woorden niet als merknaam kunnen worden beschermd. Niet onderscheidende merken worden ook wel beschrijvende merken genoemd. Stel je hebt een sportschool met de naam FitnessWorld. Het woordmerk FitnessWorld is te beschrijvend voor de diensten die je levert. Een combinatie van een woord/beeldmerk maakt overigens wel kans van slagen als er een icoontje of beeldelement wordt gebruikt wat volledig gestileerd is of niets zegt over je business. Dus het woord FitnessWorld met een logo, waarbij het beeldelement dus wel voldoende onderscheidend vermogen moet geven.
Het onderscheidend vermogen van je merk als voorwaarde voor registratie
Wanneer je als ondernemer een merk in het leven hebt geroepen en onder de vlag daarvan producten en/of diensten wilt gaan aanbieden aan de consument, is het zeer raadzaam om deze in het merkenregister te laten opnemen. In tegenstelling tot het inschrijven van een handelsnaam bij de Kamer van Koophandel, gaat er in het geval van merkregistratie een toetsingsprocedure vooraf aan de uiteindelijke registratie. Daarbij worden strenge criteria gehandhaafd. De meeste aanvragen worden geweigerd wegens een gebrekkig onderscheidend vermogen van het merk.
Het monopolie op jouw merk
Alvorens we dieper ingaan op het onderscheidend vermogen als zwaarwegende factor, staan we eerst stil bij de vraag ‘waarom zou ik een merk in het merkenregister willen laten opnemen?’ Het antwoord daarop is eenvoudig: een registratie is niet zomaar een registratie, maar een handeling die ook tot merkbescherming leidt. Dit houdt in dat je in de toekomst juridisch kunt optreden tegen derden die meeliften op het succes van jouw merk en onderneming. Merkregistratie leidt tot een monopolie op het betreffende merk. Dit monopolie heeft een duur van tien jaar, maar kan onbeperkt worden verlengd.
De belangrijkste rol binnen de toetsingsprocedure voor merkbescherming
Gebruiken anderen onverhoopt jouw merk om hun eigen producten en/of diensten aan de man te brengen? Dan leidt dit voor jou tot omzetverlies. Wanneer de betreffende partij ook nog eens producten en/of diensten aanbiedt die aanzienlijk lager van kwaliteit zijn, kun je daarnaast ook reputatieschade oplopen. Is je merk beschermd, dan kun je vergoedingen eisen en anderen verbieden nog langer gebruik te maken van jouw merk. Aan merkregistratie gaat een intensieve toetsingsprocedure vooraf. Het onderscheidend vermogen van je merk speelt daarin een belangrijke hoofdrol.
Wat houdt het onderscheidend vermogen eigenlijk in?
Het onderscheidend vermogen is het vermogen van een merk om zich van andere concurrenten te onderscheiden en om de goederen en diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, als afkomstig van een specifieke onderneming te herleiden. Dit leidt ertoe dat (potentiële) consumenten, omdat zij de merken op die manier goed uit elkaar kunnen houden, een weloverwogen keuze kunnen maken. Met andere woorden: ze zullen de bestaande merken goed uit elkaar kunnen houden. Het onderscheidend vermogen is voor belang van alle soorten merken. Woordmerken, beeldmerken en combinaties daarvan komen het vaakst voor.
Materiële eisen die het onderscheidend vermogen bepalen
Binnen de regels van het intellectueel eigendom wordt het onderscheidend vermogen door drie zaken bepaald: de deugdelijkheid, de geoorloofdheid en de rechtmatigheid. De eerste twee punten stellen dat een merk als merk moet worden gebruikt, niet te eenvoudig of ingewikkeld moet zijn en ook niet in strijd mag zijn met de openbare orde of goede zeden. Ook mag het niet misleidend zijn, d.w.z. het mag een consument niet laten vermoeden dat hij of zij iets anders aanschaft dan daadwerkelijk het geval is. Het derde punt, rechtmatigheid, stelt dat een nieuw merk niet in strijd mag zijn met reeds bestaande merken.
Afkeuring door overheidsinstanties, bezwaar door andere merkhouders
De eerste twee punten die bepalend zijn voor het onderscheidend vermogen, namelijk de deugdelijkheid en de geoorloofdheid, worden door de betreffende overheidsinstantie getoetst. Voor een Benelux registratie is dit bijvoorbeeld BOIP, ook wel BBIE genoemd. De rechtmatigheid wordt niet onderzocht. Andere ondernemers die in het bezit zijn van een ouder merk kunnen actie ondernemen door bezwaar op te werpen tegen registratie van jouw merk. Om die reden is het altijd belangrijk om voorafgaand aan je feitelijke aanvraag onderzoek te doen naar identieke of sterk gelijkende merken.
Wanneer heeft je merk onderscheidend vermogen?
Om deze vraag te beantwoorden, kunnen we het beste verwijzen naar een wereldwijd bekende merknaam: Apple. Een merk mag niet bedrukken wat het product of de dienst inhoudt, waar dit technologiebedrijf ruimschoots in is geslaagd. Dit geldt overigens voor zowel merknamen als logo’s. De merknaam Apple zou om dezelfde reden nooit zijn goedgekeurd wanneer het een onderneming betrof die daadwerkelijk appels verkocht. Is de naam van je merk te beschrijvend? Dan maakt de toevoeging van een onderscheidend grafisch element het vaak wel mogelijk om het merk te registreren. Een abstracte weergave van hetgeen je aanbiedt, voegt dan echter niets toe.
Hoe zorg je voor onderscheidend vermogen?
Een merk met onderscheidend vermogen kun je dus op verschillende manieren creëren. Zo kun je in de eerste plaats voor een naam met dit vermogen kiezen, zoals Apple ook heeft gedaan. Deze naam doet in zijn geheel niet denken aan elektronische apparaten. Een groenteboer kan zich hiermee echter niet onderscheiden. In plaats van voor een ijzersterke naam kun je ook kiezen voor de toevoeging van een logo. Ook dit beeldelement mag niets zeggen over jouw onderneming en niet té algemeen zijn. Wel moet het merk natuurlijk echt bij jou passen.
Veranderingen door de tijd
Het hierboven beschrevene klinkt velen nogal eens onduidelijk in de oren. Niet zo verwonderlijk, want alhoewel de eisen op het gebied van onderscheidend vermogen zeer strikt zijn, zijn ze niet kristalhelder beschreven. Daar moet je ook nog eens bij optellen dat tijd eveneens zijn effect heeft. Wat tien jaar geleden zonder enige twijfel nog onderscheidend was, hoeft dat nu niet per se meer te zijn. Het onderscheidend vermogen van een merk kan dan ook geenszins een vaststaand gegeven worden genoemd. Denk bijvoorbeeld aan hagelslag: ooit was dit een merk, maar omdat de naam zo gebruikelijk werd, is het een soortnaam geworden.
Het onderscheidend vermogen als marketingmiddel
Niet alleen is het onderscheidend vermogen van belang voor het verkrijgen van merkbescherming, ook vormt het een nuttig marketingmiddel. De huidige markt is zo breed en toegankelijk, dan consumenten met tal van merken, producten en diensten worden geconfronteerd. Selecteren doen zij vaak op basis van prijs en kwaliteit. Tenzij een bedrijf zich dusdanig anders weet te presenteren en dus in de menigte opvalt. Anders zijn dan je concurrenten betekent nu én in de toekomst een sterkere marktpositie.
Merkengemachtigde
Het onderscheidend vermogen is de zwaarstwegende factor voor het verkrijgen van merkbescherming. Deze bescherming is er om jou te beschermen tegen partijen die op jouw succes willen meeliften, maar ook om consumenten duidelijker inzicht in de markt te kunnen bieden. Zo kunnen zij de voor hen beste keuzes maken. Het mes snijdt dus aan twee kanten. Wordt een aanvraag tot merkregistratie afgewezen, dan is dit bijna altijd op basis van het onderscheidend vermogen. Om het risico hierop te verkleinen, nemen veel ondernemers een merkengemachtigde in de arm.
