Wees er op tijd bij en deponeer jouw merk nog in 2018!

Met ingang van 1 januari 2019 wordt er door het BOIP (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) een nieuw tariefstelsel gehanteerd. Daarmee komt een einde aan het ‘goedkope basistarief’ van € 248 waarmee je nu nog een depot in drie klassen kunt verkrijgen. Een klasse is een categorie waarin jouw producten of diensten worden omschreven m.b.t. jouw merkregistratie.

In het nieuwe stelsel wordt er een taks per klasse in rekening gebracht. Hiermee wil het BOIP voorkomen dat een merk onnodig breed wordt vastgelegd en het merkenregister ‘vervuild’ raakt met te breed geclassificeerde merkregistraties.

Vrijblijvend gratis advies

Een merkregistratie in 1 klasse kost straks aan wettelijke taksen € 244,00. Voor de 2e klasse betaal je 27 euro extra en vanaf de derde klasse zal er per klasse zelfs een tarief gelden dat drie keer zo hoog is als het tarief voor de 2e klasse. Dit betekent concreet dat je straks € 104,00 meer moet betalen voor een merkregistratie in 3 klassen ten opzichte van het huidige tariefstelsel.

Reden genoeg om niet te wachten tot 1 januari 2019 met het deponeren van je merk. Profiteer daarom nu nog van het voordelige tarief en vraag hier een vrijblijvend gratis advies aan.

Don’t mess with Messi

Voetbalstadion met voetbalspelers

Stervoetballer Lionel Messi mag het merk MESSI laten registreren voor kleding en sportartikelen in de EU. De voetballer deponeerde het merk in 2011 bij het EUIPO, maar tegen dit depot werd oppositie ingesteld door de eerdere merkhouder van het merk MASSI (geregistreerd voor o.a. wielersportkleding, fietshelmen en schoenen). De oppositie werd toegekend, omdat het EUIPO vond dat de merken MESSI en MASSI teveel op elkaar leken en er aldus sprake was van verwarringsgevaar bij het publiek.

Messi liet het daarbij niet zitten en stapte naar het Europese Gerecht voor een nieuwe beoordeling. Dit Gerecht oordeelt nu dat de beslissing van het EUIPO onjuist was. De merken MASSI en MESSI mogen dan wel visueel overeenstemmen en ook ongeveer hetzelfde klinken, het verschil zit hem in de onderlinge betekenis van de merken. Messi is een bekende publieke figuur en zijn wereldwijde bekendheid maakt dat het relevante publiek direct een link zal leggen tussen de voetballer en het merk MESSI. De associatie van het merk MESSI met de beroemde voetballer zorgt zo voor een verschil in betekenis tussen de merken MESSI en MASSI. Door dit verschil stemmen de merken onvoldoende overeen en is er volgens het Europese Gerecht geen sprake van verwarringsgevaar. Het Gerecht vernietigt zo de beslissing van het EUIPO, waardoor Messi zijn merk kan laten inschrijven als EU-merk voor (o.a.) kleding en sportartikelen.

Een mooi voorbeeld van een succesvolle tegenaanval als verweerder een oppositieprocedure. Wie de bal kaatst…
Vragen over de way-to-go bij het deponeren van jouw merk? Of wil je meer informatie over jouw merkenrechtelijke situatie? Neem gerust vrijblijvend contact op!

Handelsnamen en merken – Kan de een de ander versterken?

Vaak is het lastig om als onderneming op te treden tegen gebruik van jouw handelsnaam door een andere onderneming. Dit komt omdat het handelsnaamrecht alleen regionale bescherming biedt, waardoor jouw handelsnaam alleen beschermd is in de regio waar je als onderneming actief bent. Gebruikt een andere onderneming een handelsnaam die erg veel op de jouwe lijkt (of zelfs helemaal hetzelfde is), dan kan je daar alleen een stokje voor steken als deze onderneming actief is in dezelfde regio als jij en het gebruik hiervan verwarring veroorzaakt. Een merkregistratie kan hierbij uitkomst bieden.

Een merk dient ter onderscheiding van jouw producten of diensten op de markt en draagt bij aan het opbouwen van naamsbekendheid. In tegenstelling tot een handelsnaam, geniet een merkregistratie wel bescherming op territoriaal niveau (BX/EU) en biedt het zo een ruimere bescherming dan een handelsnaam.

 

Een voorbeeld

Geluidsbedrijf LimeLite B.V. is sinds 2008 actief in Noord-Brabant en beschikt niet over een merkregistratie. In 2016 wordt er een nieuwe onderneming actief in Friesland: podiumverhuurbedrijf LimeLiteActive B.V. Het geluidsbedrijf is bang dat haar bedrijf op het internet verward wordt met het podiumverhuurbedrijf.

Met een beroep op haar handelsnaamrecht kan geluidsbedrijf LimeLite B.V. het gebruik van de nieuwe handelsnaam strikt genomen niet verbieden. Haar handelsnaam geniet in beginsel namelijk alleen lokale bescherming in Noord-Brabant.

Had zij de naam LimeLite daarentegen vóór 2016 als merk geregistreerd in de Benelux of EU, dan had LimeLite B.V. het gebruik van de nieuwe handelsnaam wellicht wel kunnen verbieden. Een merkregistratie biedt namelijk bescherming in de gehele Benelux of EU, ook tegen gebruik door derden in een handelsnaam.

 

De wijze les

Naast de herkennings- en reputatiefunctie die een merk heeft, kan een merk tevens de beslissende factor zijn in een handelsnaamconflict. Zo kan een merkregistratie de beschermingsomvang van jouw handelsnaam versterken.

Natuurlijk is de beschermingsomvang van een handelsnaam of merkregistratie per geval verschillend. Benieuwd wat een merkregistratie voor jouw handelsnaam kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend eerste advies.

Not always Easy

De easyGroup, houder van het bekende merk Easy en moedermaatschappij van easyJet, heeft grote moeite met het beschermen van dit woordmerk in Engeland. Ondanks verzet van easyGroup, werden de merken EasyRoommate en Easysail door het Engelse merkenbureau geregistreerd.

 

 

 

 

Het merk Easy werd door de easyGroup in 2006 als Europees woordmerk ingeschreven en heeft door de jaren heen een aanzienlijke merkenportefeuille easy-merken opgebouwd (o.a. easyJet, easyHotel, easyFood). Hierdoor zou easyGroup een exclusieve claim kunnen leggen op het woord ‘easy’ voor een groot aantal diensten en goederen. Het Engelse merkenbureau is het hiermee echter oneens. Zij vindt het woord ‘easy’ niet onderscheidend genoeg, omdat het simpelweg betekent ‘makkelijk’ of ‘niet moeilijk’. Geen exclusieve claim voor easyGroup, dus EasyRoommate en Easysail worden gewoon geregistreerd door het merkenbureau.

Wat is dan het nut van de Easy merkregistratie, als easyGroup andere gelijke registraties niet kan voorkomen of stoppen? Misschien had het Europese merkenbureau in 2006 eigenlijk niet over mogen gaan tot registratie van Easy als woordmerk. Dit conflict laat eens te meer zien dat het bewaken en onderhouden van je merk niet altijd easy is. Het bepalen van een merkstrategie is onmisbaar voor het creëren van een waardevol merk.

Vragen over jouw (toekomstige) merkregistratie? Neem contact met ons op voor een gratis eerste advies over mogelijke strategieën. Doen we niet moeilijk over.

Amazon begint een eigen merkenregister

Amazon heeft sinds kort een eigen merkenregister onder de naam ‘Amazon Brand Registry’. Aanbieders op de site kunnen hun geregistreerde merk laten opnemen in dit register, waardoor het makkelijker wordt merkinbreuk te voorkomen en hiertegen op te treden.

De dienst biedt handige tools waarmee je de webshop kan doorzoeken op woorden (lees: merknamen) en afbeeldingen. Hierdoor kan een merkinbreuk sneller worden gedetecteerd.
Bovendien kan Amazon bij een melding over een vermeende merkinbreuk direct aan de slag. Dit omdat Amazon reeds beschikt over de benodigde inschrijvingscertificaten die nodig zijn bij haar beoordeling van de vermeende inbreuk.

Let op: alleen woordmerken en gecombineerde woord-beeldmerken (logo met woorden), geregistreerd als Uniemerk (EU) en/of nationaal merk in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje of in de US, Canada, Mexico, India, Australië en Japan, kunnen opgenomen worden in de ‘Amazon Brand Registry’.

Heb je jouw merk nog niet geregistreerd? Neem contact met ons op voor een gratis eerste advies over de mogelijkheden. Op basis van jouw (toekomstige) bedrijfsvoering  adviseren we je over de mogelijke strategieën. Ook geven we je een helder overzicht van de te verwachten kosten van een dergelijke registratie.

Meer informatie over merkinbreuk, of vind je dat een derde jouw merkenrecht heeft geschonden? Ook dan kan je gerust vrijblijvend contact met ons opnemen. We helpen je graag met het beschermen van jouw merk.

Vormmerken | niet voor iedere vorm…

Ook vormen kun je als merk beschermen. Bekende vormmerken zijn onder andere het Coca Cola flesje en de wokkel. Capri-Sun trok recent echter aan het kortste end. Haar ingeschreven vormmerk voor het bekende Capri-Sun zakje werd door het Hof in Amsterdam vernietigd.

De vorm van het zakje dat als vormmerk door Capri-Sun was ingeschreven is volgens het Hof functioneel/technisch bepaald. De door Capri-Sun gehanteerde verpakking biedt volgens het Hof meerdere voordelen van praktische en functionele aard waardoor de verpakking niet voor merkbescherming in aanmerking komt. “Het betreft immers een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de desbetreffende verpakking. Het toekennen van merkenrechtelijke bescherming daaraan zou concurrerende ondernemingen op een onwenselijke manier belemmeren om aan hun drankverpakking een voor het gebruik daarvan (mede gelet op de doelgroep en de gangbare wijze van gebruik) even nuttige vorm te geven”. Een concurrent van Capri-Sun (Riha) mag dan ook een gelijkend ‘stazakje’ op de markt brengen.

Op je strepen staan!

H&M heeft work-out fitnesskleding op de markt gebracht waarop 2 verticale strepen zijn aangebracht.

 

 

 

 

Adidas (“Die Marke mit den drei Streifen”) heeft daar bezwaar tegen.

 

 

 

 

 

 

 

Uit marktonderzoek blijkt volgens Adidas dat het publiek het 3-strepen merk in hoge mate herkent als afkomstig van Adidas. Het merk heeft door de jaren heen groot onderscheidend vermogen verworven. De rechter weet 8 kenmerken te destilleren uit het 3-strepen merk van Adidas en concludeert dat het 2-strepen teken van H&M op 7 punten visueel overeenstemmend is. Ook al is de som snel gemaakt – de derde streep ontbreekt immers bij H&M – toch vindt de rechter het meer dan voldoende om merkinbreuk vast te stellen.

 

 

 

 

 

Adidas heeft eerder dit jaar ook Tesla van de weg gereden. De Tesla Model 3 had het cijfer 3 als horizontale strepen weergegeven. Tesla heeft voordat het tot een zaak kon komen om ‘marketing’ redenen besloten de strepen te veranderen in een numerieke weergave van de 3. Om te voorkomen dat haar merk verwatert en zodoende de beschermingsomvang zo groot mogelijk blijft, staat Adidas al jarenlang op haar strepen. Een merkhouder moet een geregistreerd merk ook actief bewaken om zo het merk sterk te houden.

Wel grappig om te zien dat Adidas onlangs zelf bakzeil moest halen in een conflict met Art Basel. Adidas gaf toe het merkenrecht van Art Basel te hebben geschonden door zonder toestemming de merknaam te gebruiken op een limited edition sneakers. (In)schikken en streep eronder!

Er (G)Loeiend bij

EcoToKo wilde meeprofiteren van de ‘frozen’ yoghurt hype die o.a. is ingezet door de Frozen Barn-ketens. In Leeuwarden moest een vestiging komen die Frozen Farm zou gaan heten. Zou op zich nog wel moeten kunnen zou je zeggen, maar niet als je bijna de volledige huisstijl van Frozen Barn op je etalageruit zet en daarnaast ook het door Frozen Barn geregistreerde merk ‘Loei Lekker’ gaat gebruiken. Gevolg: sommatie aan de ‘hoorns’ en toen er niet afdoende werd gereageerd een rechtszaak. De rechter vond het inbreuk, zowel op grond van merknaam-, handelsnaam- als het auteursrecht.

Qua handelsnaam zijn er wat ons betreft nog wel wat tegenargumenten te verzinnen, zo is een Farm geen Barn en zijn het toch redelijk generieke termen, maar het zal het totaalplaatje zijn geweest waardoor de rechter ook op grond van gebruik handelsnaam inbreuk aannam. De eigenaar is naar verluid naar het buitenland gevlucht en loeit een toontje lager.

Slinks of slim?

Google AdWords past bij een gedegen online marketingstrategie. Als een bepaalde term als zoekterm op internet wordt ingegeven, heb je grote kans dat jouw site bovenaan komt te staan in de zoekresultaten.

Maar wat als een concurrent jouw merknaam XYZ als zoekwoord bij Google AdWords heeft ingevoerd voor zijn site met product ABC? Is er dan sprake van gebruik van jouw merk? Want jouw merk wordt verder niet zichtbaar gebruikt door die concurrent. Het gebeurt enkel in de ‘AdWords’ omgeving. Is er dan überhaupt sprake van inbreuk?

De rechter heeft in een aantal uitspraken vastgesteld dat ook het opslaan van een merk als zoekwoord in AdWords onder merkgebruik valt. Voorwaarde is wel dat het een geregistreerd merk betreft!

Het is mogelijk dat een consument door het invoeren van jouw merknaam XYZ de site van de concurrent ABC als zoekresultaat krijgt, maar dat het overduidelijk is dat de advertentie van ABC is. In dat geval begrijpt de consument dat de site een alternatief product aanbiedt voor jouw producten. Echter, dit is anders wanneer de consument denkt dat hij daadwerkelijk jouw site XYZ bezoekt terwijl dit feitelijk de website van de concurrent ABC is. Hier is sprake van verwarringsgevaar en dit ‘onzichtbare’ gebruik van het merk XYZ levert dan wel degelijk een merkinbreuk op. De gebruikte advertentietekst speelt daarbij een belangrijke rol.

Bottom line is: profijt hebben mag, maar ongerechtvaardigd voordeel trekken mag niet. Of het slim is om de merknaam van een ander in te voeren is dus maar zeer de vraag.

Opmerkelijk verhaal: een merk van kracht, geeft de kleine zelfstandige macht

Sinds 1995 is een snackbarhouder uit Goes eigenaar van het Benelux merk Wendy’s. Al sinds 2000 probeert de de Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s met 6500 vestigingen in meer dan 30 landen de Nederlandse markt te betreden. De oudere merkrechten van het plaatselijk frietkot verhinderen de Amerikaanse Wendy’s echter om onder deze naam fastfoodzaken in de Benelux te openen. Ook in een procedure in hoger beroep legt de Amerikaanse Wendy’s het af tegen de Nederlandse Wendy’s.

Identieke naam en identieke waren, dan geldt het recht van de oudste merkhouder.

Wendy’s USA probeerde vervolgens via een andere ingang toegang te krijgen tot de Nederlandse markt. Ze deponeerde de naam bij het Europese merkenregister. Ook deze aanvraag strandde omdat Wendy’s uit Goes zich met succes hiertegen kon verzetten. Omdat een EU merk ook gelding heeft in de Benelux, kon de kleine Zeeuwse zelfstandige de Amerikaanse gigant tegenhouden.

De Amerikanen wisten niet van ophouden en spanden vervolgens een rechtzaak aan. Om je merk in stand te houden moet je na 5 jaar desgevraagd kunnen aantonen dat je het merk normaal gebruikt in de regio en de klassen waarvoor het is ingeschreven. De rechter oordeelde onlangs dat voor een buurtsnackbar het regionale gebruik van het merk voldoende is om te spreken van normaal gebruik van het merk. Gebruik in de gehele Benelux is in dit geval dus niet nodig.

De Amerikanen zijn in hoger beroep gegaan. De afloop kennen we nog niet, maar zonder merk staan ze niet sterk.

Deze Zeeuw zwicht niet voor geld en is zuinig op z’n merk. Voor hem is het blijkbaar een principekwestie. Maar dit had hem evengoed een mooie financiële deal kunnen opleveren. Ook een goede reden om als kleine ondernemer je merk te laten registeren.